retroversione degli utili

La retroversione degli utili di cui all’art. 125, comma 3, c.p.i., a differenza del risarcimento del danno previsto ai primi due commi dello stesso art. 125 c.p.i., ha natura restitutoria (e non risarcitoria) ed è quindi applicabile anche in caso di contraffazione incolpevole.

Corte d’Appello Torino 27 maggio 2019

Modevertrieb Sarnacchiaro GmbH c. Basic Trademark s.a. e altri

MARCHI

Contraffazione ed usurpazione del marchio – utili realizzati dall’autore della violazione – risarcimento

La teoria del disgorgement

La teoria[1] del rimedio chiamato disgorgement contempla l’ipotesi in cui la condotta causativa del danno sia diretta a conseguire un vantaggio o a realizzare un risparmio di spesa socialmente illeciti, che potrebbero risultare maggiori del pregiudizio cagionato alla vittima.

Al verificarsi di queste condizioni il risarcimento del danno non costituirebbe un deterrente adeguato perché anche dopo averlo corrisposto l’autore dell’illecito continuerebbe ad aver conseguito un vantaggio patrimoniale. Anche in questa ipotesi, dunque, il risarcimento non assicurerebbe un’adeguata funzione deterrente e dovrebbe essere integrato da una prestazione di carattere sanzionatorio commisurata alla differenza tra il vantaggio socialmente illecito conseguito dal responsabile e il danno cagionato alla vittima.

È questa la teoria già adottata nel nostro ordinamento per la protezione dei diritti di proprietà industriale nell’art. 125 c.p.i.[2], che offre al danneggiato la possibilità di ottenere in ogni caso, in alternativa al risarcimento o nella misura in cui eccedano il relativo ammontare, la cd. retroversione degli utili realizzati dall’autore della violazione.

Art. 125 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30: “Risarcimento del danno e restituzione dei profitti dell’autore della violazione.

1. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall’autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione.
2. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. In questo caso il lucro cessante è comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l’autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso.
3. In ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall’autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento”.

La dottrina[3] ha rilevato che con l’applicazione del rimedio in discussione si rende evidente la distinzione tra arricchimento ingiustificato ed arricchimento ingiusto. Nella figura della retroversione degli utili l’oggetto della restituzione riguarda gli utili realizzati dall’autore della contraffazione. Si tratta del c.d. profitto ingiusto, ovvero quel particolare incremento patrimoniale realizzato dall’autore della condotta dalla lesione perpetrata ad un diritto altrui; profitto che non corrisponde in alcun modo all’arricchimento ingiustificato a cui fa riferimento l’art. 2041 c.c., perché non vi è assenza di cause di giustificazione (sine causa) ma, al contrario, l’utile è proprio la conseguenza diretta della condotta illecita (ovvero contra jus)[4].

Se l’illecito può essere evitato tramite il trasferimento concordato del diritto al quale il potenziale responsabile è interessato, il rimedio sanzionatorio potrebbe essere idoneo a prevenire l’appropriazione unilaterale del diritto, rendendo vantaggioso dal punto di vista economico il suo acquisto su base negoziale.

L’appropriazione unilaterale del diritto, infatti, comporta costi di ricerca e di difesa, che l’aggressore e il titolare del diritto sono indotti a sostenere in considerazione dell’eventualità che il valore del diritto sia sottostimato dal giudice. Le spese implicate dalla determinazione giudiziale del danno sono probabilmente superiori ai costi di transazione affrontati dalle parti nella trattativa finalizzata al trasferimento volontario del diritto.

Inoltre, non è difficile immaginare che, quando si tratti di beni o diritti di difficile valutazione economica, il giudice potrebbe sottostimare il valore che il diritto ha per il suo titolare, sicché il potenziale aggressore è indotto ad appropriarsene anche se attribuisce ad esso un valore inferiore: è dunque possibile che la risorsa venga attribuita, paradossalmente, al soggetto che la valuta di meno.

L’interpretazione del rimedio della retroversione

L’orientamento confermato dalla sentenza di Appello in epigrafe veniva proposta dal Tribunale di Torino[1], la quale affermava originalmente che “le misure del risarcimento e della retroversione sono diverse perché la prima espone il contraffattore ad un rischio potenziale globale superiore rispetto alla seconda, della quale si può in effetti dire che non incide negativamente sul patrimonio dell’autore della violazione nel senso del depauperamento ma unicamente nel senso del mancato arricchimento“.

La teoria classica americana, sostenuta da Calabresi, riteneva invece il contrario, e cioè che la ragione di utilizzare la retroversione risiederebbe nella maggiore valenza di questa sanzione nel caso in cui il profitto conseguito sia molto maggiore del danno patito e quindi, pur restando nel campo della restituzione e non del risarcimento, sia più idonea a colpire l’interesse dell’autore dell’illecito.

Sembrano però di avviso contrario tutte le sentenze di merito presenti in materia.

Natura restituoria della retroversione

La sentenza citata del Trib. di Torino, poi, è stata riformata in appello, dalla sentenza che si commenta, Corte d’Appello Torino Sez. spec. in materia di imprese, 27/05/2019, con massima “La retroversione degli utili di cui all’art. 125, comma 3, c.p.i., a differenza del risarcimento del danno previsto ai primi due commi dello stesso art. 125 c.p.i., ha natura restitutoria (e non risarcitoria) ed è quindi applicabile anche in caso di contraffazione incolpevole“, che si allega.

La conclusione sarebbe dovuta all’adesione al secondo orientamento presente in materia di retroversione, secondo cui ai fini dell’applicazione dell’art. 125, comma 3, c.p.i., non sarebbe necessaria la presenza di alcun elemento soggettivo ai fini della restituzione dei profitti ottenuti dalla contraffazione. In altri termini, con la norma in questione, il legislatore avrebbe riconosciuto un rimedio molto ampio al titolare del diritto contraffatto, con la possibilità di ottenere comunque una tutela dall’ordinamento, anche nel caso di contraffazione in assenza di dolo o colpa.

La tesi opposta, invece, ritiene che la condanna alla retroversione degli utili non potrebbe prescindere dall’accertamento in concreto che la contraffazione è avvenuta in presenza di dolo o colpa. La presenza dell’elemento soggettivo, come presupposto per l’applicazione della sanzione, costituirebbe un elemento implicito nella disposizione citata, non potendosi valorizzare l’inciso iniziale, “in ogni caso”, per sostenere che la retroversione degli utili possa essere riconosciuta anche nel caso di una contraffazione incolpevole. Ciò risulterebbe confermato dal fatto che il terzo comma dell’art. 125 c.p.i. prevede la retroversione degli utili come forma di sanzione alternativa o complementare al lucro cessante e, come tale, rientrerebbe pur sempre nel sistema classico del risarcimento del danno ai sensi degli artt. 2043 e 2056 c.c..

Inoltre, la Corte d’Appello ritiene irrilevante il riferimento fatto dalla normativa europea alla consapevolezza dell’implicazione che comporta il risarcimento, in quanto la retroversione può essere richiesta solamente in alternativa al risarcimento del lucro cessante o per l’eccedenza dei profitti dell’autore della violazione rispetto al lucro cessante del titolare del diritto e, per questo, l’art. 125 c.p.i. prevede, da un lato, il risarcimento del danno e, dall’altro, la retroversione degli utili, rimedi da intendersi concettualmente distinti (l’uno risarcitorio e l’altro restitutorio), con la conseguenza che il secondo potrebbe richiedersi a prescindere dall’accertamento dell’elemento soggettivo e, quindi, anche come rimedio unico alternativo all’altro.

Critica alla visione restitutoria del disgorgement

La qualificazione del disgorgement come restituzione desta qualche perplessità, visto che ha chiaramente i caratteri della sanzione, mentre non si potrebbe restituire qualcosa che non solo non era mai appartenuto al danneggiato, ma nemmeno forse il danneggiato poteva concretamente produrre. A parte questo, tuttavia, ha senso l’interpretazione secondo cui l’accertamento dell’elemento soggettivo sarebbe irrilevante nel disgorgement, purché si accerti l’illecito e si chieda l’applicazione del rimedio, provando l’ammontare degli utili conseguiti.

A questo punto l’alternatività dell’applicazione di rimedi così diversi e sproporzionati, tra cui la retroversione risulterà sempre e comunque vantaggiosa, a meno che la durata del processo non cambi sensibilmente, lascia aperta la questione relativa alla conformità di un simile rimedio allo spirito della Direttiva, come diceva Lei. Il che però produrrebbe l’assurdo per cui al convenuto converrebbe sempre costituirsi in giudizio dicendo “io lo sapevo e l’ho fatto apposta”….

La soluzione corretta, a mio avviso, è che per accedere al rimedio sovracompensativo l’attore non deve provare l’elemento soggettivo, ma dovrebbe almeno provare il diverso presupposto che la retroversione degli utili sia una sanzione più adeguata del risarcimento in quanto superiore in valore al danno patito.

Infatti, l’alternatività dei due rimedi non si limita a differenziarsi solo sul piano della conoscibilità dell’illecito, ma anche su quello della capacità economica dell’autore di sfruttare meglio il diritto di proprietà industriale violato rispetto al danneggiato.

Altrimenti, in assenza di elemento soggettivo, resterebbe il solo rimedio della retroversione anche nel caso in cui questa sia sensibilmente inferiore al risarcimento del danno perché l’autore della violazione è stato meno capace del soggetto leso di sfruttarne le potenzialità di mercato.

Quindi l’equazione corretta dovrebbe essere:

Se Danno < Utile = Retroversione

Se Danno > Utile = Danno

Altrimenti la retroversione perde di significato come sanzione adeguata.


[1] REMOTTI G., La retroversione degli utili quale sanzione restitutoria: nessun ristoro, nessuna pena (Nota a T. Torino, 18 maggio 2018, BasicTrademark SA c. Modevertrieb Sarnacchiaro GmbH), in Dir. ind., 2019, 410


[1] CALABRESI, G., MELAMED, A.D., Property Rules, Liability Rules, and Inalienability: One View of the Cathedral, in 85 Harv. L. Rev., 1089 (1971-1972), reperibile in Yale Law Faculty Scholarship Series. Paper 1983, http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/1983 ;

[2] Art. 125 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30: “Risarcimento del danno e restituzione dei profitti dell’autore della violazione.

1. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall’autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione.

2. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. In questo caso il lucro cessante è comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l’autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso.

3. In ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall’autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento”.

[3] ROMANO, N. Danno, arricchimento ingiustificato ed arricchimento ingiusto nell’art. 125 c.p.i., in Riv. dir. ind. 2013, fasc. 1, p. 23; PARDOLESI, P., Contratto e nuove frontiere rimediali, Ed. Cacucci, Bari, 2012, p. 97 e ss.; SPOLIDORO, M.S., Il risarcimento del danno nel codice della proprietà industriale, in Riv. dir. ind. 2009, fasc. 3, p. 149; BARBIERATO, D., Risarcimento del danno e funzione deterrente, in Resp. civ. e prev., 2009, fasc. 5, p. 1176;

[4] SACCO, R., L’arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto, Torino, 1959, p. 134;

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